해외에서의 상표보호 전략...마드리드 출원제도가 유용
금년도에 특허청과 KOTRA가 발표한 『중국에서 우리기업의 지식재산권(상표권) 피침해 실태조사』에 의하면, 중국 현지에서 침해를 당한 상표권 중 등록된 상표 42.9%, 미등록된 상표 57.1%를 점유하고 있는 것으로 나타났다. 미등록된 상표의 침해 유형을 살펴보면, 무단 선등록 28.5%, 현지인 무단 사용 23.8%, 모조품 유통이 4.8%로 나타났다. 등록상표의 침해에 대하여는 손해배상 등의 권리주장이 가능하나, 미등록된 상표에 대한 상표권의 권리주장은 매우 어려울 뿐 아니라 모조품 단속 등 현지 관계기관의 행정적 도움을 받을 수 없는 실정이다.
따라서 해외 현지 국가에서 우리 기업의 상표의 보호 및 침해를 사전에 방지하기 위해서는 등록 희망국가에 상표를 출원하여 상표권을 선점하는 상표보호전략이 절실한 것으로 보여진다.
해외에서 상표권을 획득하기 위한 상표 출원 방법으로는 출원인이 상표등록을 희망하는 국가에 직접 출원할 수 있으나, WIPO(세계지식재산권기구)에 의해 운영되는『마드리드 국제상표 출원제도』를 이용하는 것이 절차나 비용적인 측면에서 매우 유리하다.
이 제도의 장점은
첫째, 등록 희망국가를 지정한 출원서를 우리나라 특허청에 제출하면 One-stop으로 원하는 모든 국가에 출원 할 수 있으므로 여러 국가 출원시 절차가 간편하다는 것이 중요한 특징이며,
둘째, 등록 희망국가로부터 거절이유통지를 받지 않는 경우 현지 대리인의 도움없이도 등록될 수 있어 대리인 비용이 절감되고,
셋째, 출원인은 WIPO가 등록 희망국가에 심사를 의뢰한 날로부터 1년(1년내에 거절이유 통지를 선언한 국가의 경우) 또는 18개월 내에 등록 희망국가에서 권리의 취득 여부를 알 수 있으며,
넷째, 상표등록 후 권리이전 등의 상표관리를 WIPO를 통하여 일괄적으로 할 수 있음에 따라 여러 국가에 산재되어 등록된 상표권의 통합적 관리가 용이하고,
다섯째, WIPO에 국제등록 후 해외 등록 희망국가를 추가로 지정하는 것이 가능하여 상표등록을 받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있다.
다만, 이 제도를 이용함에 있어서는
첫째, 국내에 출원되거나 등록된 상표를 기초로 하여 해외에 출원하는 것이므로 기초출원 상표의 경우에는 한국 특허청에서 등록가능성이 확실해야 하고 기초등록 상표의 경우에는 무효나 취소사유가 없어야 한다.
둘째, 등록가능성을 전망하기 위하여 등록 희망국가에 대한 선행상표 및 도메인 이름을 사전에 검색하고, 꼭 필요한 상품 만을 선정하여 출원하는 것이 바람직 하며,
셋째, 해외출원이므로 ‘Global'한 이미지를 갖고 있는 것으로 발음하기 쉬운 단어를 선택하되 외국어인 경우에는 등록 희망국가에서 부정적인 이미지가 없는지 사전 확인이 필요하다.
『마드리드 국제상표 출원제도』는 상표 분야의 국제출원시스템으로 ‘06. 11월 모두 69개국이 가입해 있으며 우리나라는 지난 2003년 1월 『마드리드 국제상표 출원제도』의 법적 근거인 마드리드 의정서에 가입하고 같은 해 4월부터 시행한 이래 해외로 출원되는 건수는 매년 평균 27.7%의 출원 증가율을 보이고 있으며, 국가별로는 중국, 일본, 미국 순으로 출원되고 있으나 절대적인 출원건수는 낮은 실정이다.
최근 중국이 발표한 『‘05년도 외국인의 중국내 상표 출원통계』를 살펴보더라도 전체 출원상표중 『마드리드 국제상표 출원제도』를 이용하여 중국에 출원한 국가별 출원율에 있어 독일 60.4%, 프랑스 63.3%, 이태리 52.7% 순으로 유럽 국가들을 중심으로 활발히 이용되고 있으며, 우리나라와 비슷한 시기에 이 제도를 도입하여 이용하는 미국은 6.4%, 일본도 4.9%를 나타내고 있는 반면 우리나라는 2.5%의 낮은 이용율을 보여 주고 있다.
특허청은 우리기업의 해외 상표 출원 절차를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위하여 마드리드 국제상표 출원제도 전용 홈페이지(www. madrid. go. kr) 개설하고 전담상담원(☎ : 1544-8080 ) 제도를 두어 정보제공 및 이용을 안내하고 있다.
특허청 개요
특허청은 특허와 실용 신안, 디자인(의장) 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사, 심판 사무를 수행하는 산업통상자원부 소속 행정기관이다. 대전에 본부를 두고 있다. 조직은 기획조정관, 산업재산정책국, 정보기획국, 고객협력국, 상표디자인심사국, 기계금속건설심사국, 화학생명공학심사국, 전기전자심사국, 정보통신심사국으로 구성되어 있다. 소속기관으로 특허심판원과 특허청서울사무소, 국제지식재산연수원 등이 있다.
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상표디자인심사본부 국제상표심사팀 사무관 권오석 042-481-8258
